摘 要：专利法上的“禁止反悔原则”体现了在平衡“保护范围明确化”与“权利保护周全化”两种利益上的独特作用。本文在此原理上提出在适用要件与效果上应采纳“可预见性”标准，从而恰当地排除专利权人在专利申请或专利文件修改时针对可以预见的技术方案请求等同侵权的主张。
关键词：禁止反悔原则；完全排除；弹性排除；可预见排除；
1 案件事实
x (一审原告、二审被上诉人、被申请人) 为“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利的独占实施被许可人，y (一审被告、二审上诉人、申请再审人) 为被控侵权产品的生产商。x专利权利要求[1]为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4~8份，葡萄糖酸锌0.1~0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8~1.2份”。在涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。y生产的产品含有葡萄糖酸钙。
对此，一审认为，只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。本案专利权人在专利申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并非是为了使其专利申请因此修改而具有新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果。二审以相同理由维持原判。
2 法院判旨
撤销原判决，驳回x的诉讼请求。
从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的……专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求[1]中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。
3 案件评释
司法实践中在“禁止反悔原则”的适用效果上存在“完全排除说”[2] (complete bar approach) 与“弹性排除说”[3] (fl exible bar approach) 的对立。对于前者，学说上均持批判态度[4];而对于后者尽管学说上均持积极态度，但是由于缺乏明确的判断标准，因此，对于弹性适用的幅度很难准确掌握，举例来说，为了避免审查意见通知书中对于ph12.0这一现有技术，而结合实施例将权利要求修改为ph6.0~ph9.0，此时对于被疑侵权产品为ph9.1的，如果适用“弹性排除说”排除“禁止反悔原则”的适用的话，一般不存在异议，而对于ph11的被控侵权产品也可以以现有技术抗辩等免于等同原则的适用，而判断的难点就在于如果是ph10的话，如何较为妥当地适用“弹性排除说”尚没有定论。
本案判决中在申请文件的公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。说明书中仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例。申请人根据审查员的要求为满足说明书支持这一实体授权要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并将未在修改中写入的“葡萄糖酸钙”排除了等同原则的适用。在法院结合上述事实而作出的结论中，事实上隐含了一个十分重要的要件，即在专利权人进行限缩性修改的过程中，由于“葡萄糖酸钙”在其申请时就是可以预见具有等同技术效果的技术方案。因为该技术方案已经被写入说明书，在申请时应当可以预见到“葡萄糖酸钙”与“活性钙”在达到相同效果上具有置换可能性，并且由于“葡萄糖酸钙”能得到说明书的支持，在修改时将其写入权利要求并不存在任何困难，因此，未将“葡萄糖酸钙”写入权利要求应该视为放弃，理应依“禁止反悔原则”排除等同原则的适用。如果这一逻辑链条成立的话，事实上本案判旨在排除适用“完全排除说”，而选择适用“弹性排除说”时，对于“弹性排除说”在适用上的不确定性给予了要件上的限制，即专利权人或本领域专业技术人员的可预见性要件。
从权利要求的公示功能下第三人信赖利益保护的角度看，“完全排除说”对于第三人迂回专利技术方案，促进改良发明与周边技术的投资大有益处。但是另一方面该说则极大地忽略了对权利人利益保护的周全化。从禁止反悔原则背后的原理来看，不管是两头得利禁止还是防止规避实体审查制度都体现了对于信赖利益保护的限制，即并不是所有限缩性修改行为都产生信赖利益，仅在专利权人利用该限缩性行为在审查过程与侵权过程两头得利的机会主义行为下，或者仅在限缩性行为实际上起到了规避实体审查制度的前提下，才排除等同原则的适用。这时专利权人通过行为体现出的可预见性或者客观上本领域技术人员是否实际对其他具等同技术方案的存在有可预见性要求，则成为了考察专利权人是否在授权程序与侵权程序中表达不同权利诉求的有效表彰。
这样，假设申请人在申请时并未预见到“葡萄糖酸钙”的存在以及在手段、功能、效果上与“活性钙”的置换可能性的话，例如，实施例仅写明了“活性钙”且本领域技术人员在申请时只能认识到“活性钙”能够达到某种技术效果的话，是否能够适用“禁止反悔原则”则取决于：第一，若在依据审查员的要求而进行修改时仍旧不可能预见到“葡萄糖酸钙”具有相同技术效果，则不应适用“禁止反悔原则”;第二，若修改时可以预见到“葡萄糖酸钙”具有相同技术效果，却没有将其写入权利要求，则应该适用“禁止反悔原则”;第三，若即使修改时可以预见，但是因为“修改超范围”上的限制，而不可能写入权利要求书时，也例外地排除“禁止反悔原则”的适用。第三种情况主要是为了避免“修改超范围”要件的严格判断，而使专利权人在修改中丧失写入可预见的技术方案的机会。
也就是说，本案在适用“弹性排除说”的基础上所提出的可预见性要件作为判断适用“禁止反悔原则”与否的射程在于：在申请时及修改时都不可能预测，则否定“禁止反悔原则”的适用;在申请时预测可能的情形，修改时都要写入权利要求书，否则，排除等同的适用;在申请时不可能预测，而在修改时预测可能的，原则上必须写入权利要求，否则，视为放弃，例外的对于因违反“修改超范围”，而不能写入权利要求的情形，排除适用“禁止反悔原则”。围绕“可预见性要件”的证明责任分配问题，由于该事实的证明不同于上述“禁止反悔原则”适用要件的证明，而是等同原则适用与否的效果问题，因此，应由主张该效果对自身有利的主张者负有证明责任。即主张适用等同原则的专利权人承担证明责任，此外，专利权人作为限缩性修改的行为人，往往也对于修改时的技术水平相比于被疑侵权人有更深入的了解。而对于在修改时可以预见的技术要素，由于修改超范围规范的限制不能写入的情况，专利权人应该实际就修改超范围与否通过意见答复、向复审委员会提出行政复议、向法院提起行政诉讼等方式予以证明，而不能仅仅主张写入会导致“修改超范围”的结果。
作者简介：张鹏 (1985—) ，男，北京人，中国社会科学院法学研究所助理研究员，法学博士，主要从事工业产权法研究。
基金： 2017年国家知识产权局软科学研究项目《知识产权行政与司法协作机制研究——基于知识产权基础理论的考察》 (项目编号：ss17-b-22) 的阶段性研究成果;
参考文献
[1]闫文军.专利权的保护范围：权利要求解释和等同原则的适用[m].北京：法律出版社，2007：486.
[2]田村善之.特許法の理論[m].东京：有斐閣，2009：258.
[3]何怀文.中国禁止反悔原则的“死角”：隐形放弃与两头得利——兼评最高人民法院“中誉电子提审案”[j].中国专利与商标，2013 (3) ：21.
注释
[1]最高人民法院民事判决书 (2009) 民提字第20号 (《最高人民法院公报》2010年第7期) 。
[2]山东省高级人民法院民事判决书 (2009) 鲁民三终字第92号;江苏省高级人民法院民事判决书 (2004) 苏民三终字第017 号。
[3]四川省高级人民法院民事判决书 (2010) 川民终字第63号。
[4]闫文军：《专利权的保护范围：权利要求解释和等同原则的适用》，法律出版社2007年版，第486页。
来源：《中国发明与专利》 2018年第6期